2025-05-29: 欧盟法院第C-339/22号初裁评述:“长臂管辖”的新纪元?

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华孙事务所,2025年5月29日

撰稿:黄若微(HUASUN)

 

 

 

(图片来源:©CURIA)

 

 

制度背景与历史沿革

 

专利侵权诉讼中,针对涉案专利的无效抗辩是被告(被诉侵权方)最常用的抗辩之一。但是在欧洲范围内,由于“传统”欧洲专利的权利自身及其司法救济途径的分散性,与之相关的管辖冲突可谓由来已久。具体而言,脱胎于1968年《关于民商事案件管辖和判决执行的布鲁塞尔公约》(以下简称“《布鲁塞尔公约》”),欧洲议会和理事会2012年12月12日第1215/2012号关于民商事案件的管辖及判决的承认和执行的欧盟条例(即《布鲁塞尔条例I(修订版)》,以下简称 “《条例》”)第4条规定了“原告就被告”的一般地域管辖原则,但是,在《条例》第24(4)条关于专属管辖的规定中,将与专利、商标、外观设计及其他类似权利的登记或有效性相关的案件赋予权利登记/注册地法院以专属管辖权。由此引发了实践中的一个常见问题:在专利侵权诉讼中,如果被告提起针对涉案专利的无效抗辩,那么是否适用前述《条例》第24(4)条关于专属管辖的规则,并由受理法院将本案管辖移送至专利授权地法院?这一问题在涉及“传统”欧洲专利的情形下更为突出也更为复杂——考虑到欧洲专利的“权利束”(a bundle of rights)的特征,当一件欧洲专利在欧专局授权公告后进入到多个欧专组织成员国进行生效、获得等同于成员国国内专利的效力并受到相同的法律保护(也就是说一件欧专的“专利授权地法院”可能指向多个成员国国内法院),如果专利侵权诉讼的被告提起无效抗辩,且该抗辩针对涉案欧洲专利在多个生效成员国的国内部分,那么管辖是否以及应当如何移送呢?而对于欧洲专利的权利人来说,其是否有可能期待“一站式”地在被告所在的某一成员国法院获得效力覆盖多个成员国的胜诉判决以及(可能的)跨境禁令和损害赔偿——也就是法院的“长臂管辖”呢?

 

根据欧盟法院总法务官(Advocate General)Nicholas Emiliou的总结,自上世纪90年代早期以来,各成员国法院就面临着上述问题。由于1968年《布鲁塞尔公约》第16(4)条(关于知识产权有效性案件的专属管辖,与当前《条例》第24(4)条的主要内容大致相同)并未就此问题给出明确指引,各成员国法院在实践中逐步发展并分化出三种主要处理方案。

 

第一种方案以德国法院的做法为典型代表,认为在专利侵权诉讼中提起无效抗辩的情形不属于专属管辖规则可适用的范围,即,专利授权地以外的法院根据《布鲁塞尔公约》关于地域管辖的一般规则对案件进行审理时,可以同时就涉案专利的有效性做出裁判。

 

第二种方案以英国法院的做法为典型代表,认为如果在侵权诉讼中被告提起了无效抗辩,则侵权诉讼就将“涉及专利的有效性”,因此应落入专利授权地法院的专属管辖范围,从而发生全案(包括侵权诉讼)管辖的移送。

 

第三种方案则以荷兰法院的做法为典型代表,认为在提起无效抗辩的情况下,应分别处理侵权和权利有效性的问题,即,就权利有效性问题应适用专属管辖规则,由专利授权地法院管辖,而其他法院(通常是按一般地域管辖规则确定的被告所在地法院)仍有权管辖并审理侵权诉讼。

 

就前述问题,欧盟法院于2006年通过GAT案(Case C-4/03)的初步裁决(Preliminary Ruling)申明了自己的立场,但其表达似乎较为笼统:专属管辖规则应适用于所有与专利有效性相关的程序,而“无论这一有效性问题是通过诉讼还是抗辩的形式提出的(irrespective of whether the issue is raised by way of an action or a plea in objection)”。欧盟法院的前述立场在数年后被欧盟立法机构吸纳进了《条例》第24(4)条中,其采用了与欧盟法院在GAT案中的表述相类似的措辞(irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence)。

 

虽然GAT案的初裁结果和《条例》关于专属管辖的规定从字面上明确否定了以德国法院为代表的第一种做法,但是,在上面提到的第二种做法和第三种做法之间究竟应采取何种进路,仍未能得到明确的答案。由于前述不确定性的存在,当专利权人提起侵权诉讼时,考虑到多数被告都有可能提起专利无效抗辩,为免全案移送管辖(如前述第二种做法),专利权人保险起见更倾向于在专利授权地法院针对其法域内发生的侵权行为“就地”提起诉讼,而诉讼(包括禁令和损害赔偿)的地域范围也往往局限于某一成员国之内。在此情况下,跨国侵权案件的专利权人所面临的讼累是显而易见的。

 

 

案情简介

 

2020年2月3日,BSH Hausgeräte GmbH(博世西门子家用电器有限责任公司,以下简称BSH)作为第1434512号欧洲专利(该欧洲专利在德国、希腊、西班牙、法国、意大利、荷兰、奥地利、瑞典、英国和土耳其生效)的权利人,在被告所在地法院即瑞典专利和商业法院(Patent- och marknadsdomstolen)起诉Electrolux AB(伊莱克斯股份有限公司,以下简称Electrolux)。BSH称Electrolux在该欧洲专利的全部生效国实施专利侵权行为,并请求法院判令Electrolux在全部生效国停止侵权、支付合理费用和赔偿损失。

 

被告Electrolux提起专利无效抗辩,宣称该欧洲专利生效的各成员国部分均为无效,而由于侵权诉讼与涉案专利的有效性问题密不可分,因此侵权诉讼应当被视为《条例》第24(4)条所称的“与专利有效性有关的纠纷”。相应地,本案所涉及的欧洲专利各成员国部分的侵权诉讼,应落入该欧洲专利的各生效国国内法院的专属管辖范围内,因此瑞典法院对除了该欧洲专利瑞典部分以外的其他成员国部分的专利侵权诉讼没有管辖权,BSH必须在该欧洲专利的每个生效成员国的法院分别提起侵权诉讼。

 

一审法院在其2020年12月21日做出的判决中认为,根据《条例》第24(4)条和第27条,其无权管辖针对瑞典之外的欧洲专利其他成员国部分的专利侵权诉讼。BSH不服提起上诉,上诉法院审理后决定中止诉讼程序,并提请欧盟法院就下述三个问题做出初步裁决:

 

问题1:《条例》第24(4)条中“proceedings concerned with the registration or validity of patents … irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence”这一表述,是否意味着根据《条例》第4条已受理专利侵权诉讼的法院在被告提起无效抗辩时就丧失了审理侵权案件的管辖权?或者,本条应被理解为,该法院只是无权审理无效抗辩的部分?

 

问题2:如果成员国国内法包含有类似瑞典《专利法》第61条的规定(根据该规定,如果要在侵权诉讼中以专利无效作为抗辩,则被告应单独提起无效宣告之诉),那么问题1的答案是否会受到影响?

 

问题3:《条例》第24(4)条是否可以被解释为同样适用于第三国(本文所称“第三国”,英文原文为a/the third state,其所指均为“非欧盟成员国”)法院?比如在本案中,是否可以认为土耳其(非欧盟成员国)法院亦有对该欧洲专利的土耳其部分的专属管辖权?

 

值得注意的是,法国政府、欧盟委员会在此案审理过程中亦提交了各自的书面意见,可见此案在欧盟范围内引起了多方对其潜在影响的重视。

 

 

总法务官意见

 

总法务官Nicholas Emiliou于2024年2月22日、2024年9月5日先后对此案发表了两份意见。在其第一份意见中,总法务官明确表达了其对于欧盟法院2006年GAT案在释法上的未尽之处的遗憾,并指出对《条例》第24(4)条以及GAT案所形成的判例法不应做宽泛解释,而应做狭义解释(他认为相比之下狭义解释是“the lesser evil”)。具体而言,在类似本案的情形下,如果被告就专利提起无效抗辩,受理侵权诉讼的法院并不因此丧失其对于侵权诉讼案件的管辖权,不过,该法院不能就涉案的非本国专利的有效性做出裁定。他还在其意见中提出了给成员国法院的实践指引(Practical guidelines for national courts)建议,一种解决方案是侵权诉讼的受理法院先中止诉讼程序,直至专利授权地法院就涉案专利有效性做出裁判之后再恢复程序的进行,不过他认为诉讼应在”符合比例原则且公平”的前提下中止,因此,受理侵权诉讼的法院应首先评估无效抗辩是否真实、严肃,从而限制侵权者以虚假抗辩作为诉讼拖延策略的可能性。此外,如果侵权诉讼被中止,法院应为被告在专利授权地提起针对涉案专利的无效程序设定期限。此外,总法务官还有一个重要意见,他认为在诉讼中止期间,侵权诉讼的受理法院可以裁定采取临时性措施,包括基于外国专利做出跨境临时禁令。这与欧盟法院2012年7月12日Solvay/Honeywell一案(C‑616/10, EU:C:2012:445, paragraphs 31 - 51)所确立的规则并不相悖。

 

总法务官的第二份意见除了重复其在第一份意见中的立场外,还着重阐述了其对于《条例》第24(4)条是否向第三国(非欧盟成员国)法院赋予了针对专利有效性的专属管辖权这一问题的看法,这个问题也是瑞典法院提交的第三个问题。大体上说,总法务官坚持认为在涉及第三国专利的有效性时,作为欧盟法的《条例》第24(4)条并不适用,即,本条并未、也无权规定第三国法院对于其本国专利的有效性问题享有(无论是否为专属的)管辖权。但是,对于那些根据《条例》其他规定(如第4条)而享有管辖权的欧盟成员国法院,总法务官似乎倾向于认为,这些法院在个案恰当时(比如,可能会引发国际法上所谓的“司法拒绝-denial of justice”的情形)对于是否就第三国专利有效性问题做出裁判享有自由裁量权。此外,总法务官也承认下述释法进路有其可取之处,即:将《条例》第4(1)条根据其上下文和习惯国际法解释为,本条并不赋予被告所在地的成员国法院就第三国的专利有效性问题以任何管辖权;在类似本案的情况下,如果第三国专利有效性问题在侵权诉讼中作为抗辩被提出,则第4(1)条应仅被解释为予以被告所在地法院在侵权诉讼主程序中将专利有效性问题作为附带事项进行审理和裁定的权限,被告所在地法院就有效性所做裁判和理由不具有超出本案当事人范围的普遍效力,法院也不得在其判决的主文部分声称其具有普遍效力。

 

 

欧盟法院初步裁决

 

欧盟法院于2025年2月25日做出初步裁决(Case C‑339/22)。对于瑞典法院提出的三个问题,欧盟法院做出了如下裁判和说理:

 

针对第一个和第二个问题:法院首先对第二个问题给出否定答案,明确指出成员国国内法的规定原则上不得影响对欧盟法的解释。至于第一个问题,法院基本上采纳了总法务官的意见,即,从法律文本自身的逻辑来看,由于《条例》第24条规定的专属管辖规则是第4条规定的一般地域管辖规则的例外,因此应对第24(4)条做严格的狭义解释,否则可能导致原则与例外的倒置;《条例》引言第15段提到其主要立法目的之一是在管辖等问题上为当事人提供较高的可预见性,试想如果管辖要受制于被告所提出的抗辩内容,则恐怕很难认为符合前述立法目的。欧盟法院确认,根据《条例》第24(4)条规定,被告所在地的欧盟成员国法院无权审理被告就另一成员国授予的专利提出的无效抗辩,但被告所在地法院仍然保留审理侵权诉讼的管辖权。欧盟法院指出,《条例》第24(4)条之所以规定专利有效性问题由授权地法院专属管辖,主要是考虑到这些法院被认为对有效性问题掌握最充分的材料和相关法律实践经验,而第4(1)条规定的一般地域管辖原则旨在让原告将其诉讼集中在一个法院前进行,从而避免出现众多互有分歧的裁判,有助于法律适用的确定性的实现。考虑到被告所在地法院在受理后仍可在恰当时中止诉讼程序、等待权利有效性的专属管辖法院的裁判结果,因此将侵权程序和权利有效性程序分案处理,并不会导致消极后果。

 

从法院文书中看,法院还有如下考虑:对《条例》第24(4)条的狭义解释可以尽量避免那些被告仅提出无效抗辩就能“摆脱”法院管辖、妨碍侵权诉讼主程序进行的情形发生;对诉讼效率的重视也反映在法院意见中——如果仅因提起无效抗辩就剥夺了被告所在地法院的管辖权,可能将导致权利人不得不前往多个国家的法院提起诉讼,增加程序的复杂程度和当事人的费用成本。

 

针对第三个问题:法院确认,《条例》作为欧盟法仅规定欧盟法律框架内的管辖问题,除非在极个别情形下(比如,第三国为《卢加诺公约》的缔约方,或第三国与欧盟/欧盟成员国之间签订有相关的双边协议,以及《条例》第33、34条规定的平行程序的情形),欧盟法的效力范围不及于第三国(非欧盟成员国)。也就是说,《条例》第24(4)条关于专属管辖的规定并未、也无权规定第三国法院对于其本国专利的有效性问题享有(无论是否为专属的)管辖权。就本案而言,土耳其作为非欧盟成员国,不存在前面提到的几种特殊情形,因此《条例》关于专属管辖的规定不适用于土耳其。

 

法院在其裁判中还进一步对现存的国际法规则(特别是关于不干涉原则)进行了检讨,以确认其是否限制成员国法院对于第三国授予的专利的管辖。在考虑了Owusu 案(Case C-281/02)确立的原则后,法院认为,基于被告所在地所确立的管辖并不违反国际法,因为这并不会干涉到第三国的主权。但是,法院也指出,成员国法院虽然可以对第三国专利的有效性进行评价,但该评价仅应出于对侵权诉讼做出裁判的目的,且法院对专利有效性所做的评价的效力也仅应局限于本案当事人范围内(所谓的inter partes effect),不应影响第三国专利的存在或实质状态,也不应导致第三国专利登记簿的修改或变更,否则将违反不干涉原则。

 

总结来看,欧盟法院通过本案初步裁决确认,当被告所在地法院根据《条例》第4(1)条受理了涉及非本国专利的侵权诉讼,即使被告提起无效抗辩且权利有效性问题根据第24(4)条由其他成员国法院专属管辖时,被告所在地法院仍保留有审理侵权诉讼的管辖权。法院还确认,《条例》第24(4)条不适用于第三国(非欧盟成员国)法院,在被告所在地法院受理的涉及第三国专利的侵权诉讼中,如果被告提起无效抗辩,则被告所在地法院做出的针对专利有效性的裁判的效力不得超出本案当事人范围,也不会对该第三国专利的存续或内容发生影响。

 

 

可能的影响

 

本案从受理之初就备受瞩目,欧盟法院的初裁结果(虽字面上称为“初步”裁决,但其效力是终局的,不可上诉)一经做出,立即引起学界和业界的热烈讨论,普遍观点认为,欧盟法院在本案中反映了其对司法效率的重视,但同时又试图兼顾对各国主权以及“不干涉原则”的尊重。特别是,欧盟法院确认专利侵权诉讼中被告的无效抗辩不再构成对受理侵权诉讼的被告所在地法院的管辖权的障碍,由此引发了各界对专利诉讼“长臂管辖”前景的期待。

 

如上文提到的,此前专利权人在侵权诉讼中的一大顾虑是被告提起无效抗辩是否会导致全案的管辖转移,而欧盟法院这一初裁结果可说是明确扫清了专利权人的前述担忧。现在,专利权人可以在被告所在地法院起诉位于欧盟的专利侵权人,在被告提起无效抗辩的情况下,作为侵权诉讼基础的专利的授权地无论是位于被告所在国、其他欧盟成员国或是非欧盟成员国,都不影响被告所在地法院对于侵权案件的管辖权,专利权人可以期待“一站式”地在被告所在地法院获得胜诉判决以及(可能的)跨境禁令和损害赔偿——这已经与荷兰法院的做法相当接近,而荷兰法院也确实一直是专利权人在同一法院向荷兰实体(也包括可能属于同一集团的外国实体)发起侵权诉讼乃至申请跨境禁令的理想场所。相比于此前因法律适用的不确定性导致的专利侵权诉讼在欧洲范围内呈现出“割裂”和“破碎”的图景,专利权人应当会更加欢迎并拥抱这一新变化,而欧洲也可能因此在专利诉讼的“法院选择”(forum shopping)中提升其对专利权人的吸引力。

 

本案初裁结果对统一专利法院(以下简称为UPC)的影响也值得一谈。根据《统一专利法院协议》(以下简称UPCA)的规定,UPC对“传统”欧洲专利和单一专利的侵权之诉、确认不侵权之诉以及临时禁令程序等有专属管辖权。其实,早在本案初裁结果做出前,UPC杜塞尔多夫地方分院就在2025年1月28日做出的判决(Fujifilm vs. Kodak, UPC_CFI_355/2023)中认为,如果被告住所地位于UPCA成员国境内,那么UPC对于涉案专利英国部分(英国脱欧后已不是UPCA成员国)的侵权诉讼享有管辖权。欧盟法院2025年2月25日做出的第C-339/22号初裁结果或许可以被认为是对UPC前述判决结论的一种“追认”。随后,UPC米兰地方分院于2025年4月8日做出判决(UPC_CFI_792/2024),该判决援引《条例》第71a条规定("For the purposes of this Regulation, a court common to several Member States as specified in paragraph 2 (a common court) shall be deemed to be a court of a Member State")指出,根据本条UPC应被视同一个成员国法院,因此欧盟法院第C-339/22号初裁所确立的规则同样适用于UPC,并据此推论,即便该欧洲专利在西班牙(为欧洲专利组织成员国,但并未加入单一专利体系,不是UPCA成员国)生效,作为被告所在地法院的UPC米兰地方分院对于涉案欧洲专利的侵权诉讼仍享有管辖权。考虑到EPO和UPCA成员国范围并不完全重合(详见:https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/unitary-patent),前述这些判决所确立的管辖规则,可能会在一定程度上鼓励那些没有在过渡期内退出UPC专属管辖的专利权人在UPC提起基于“传统”欧洲专利特别是非UPCA成员国部分(比如前面提到的英国和西班牙)的侵权诉讼。

 

 不过,由于UPC的专属管辖范围还包括了“传统”欧洲专利和单一专利的撤销之诉,专利权人在选择UPC作为侵权诉讼受理法院的时候也可能会遭遇被告提起的针对欧洲专利的撤销之诉。考虑到这一点,选择在被告所在地的成员国国内法院(而非UPC的地方或地区分院)提起侵权诉讼,似乎可以让专利权人免于在同一法院面临前述撤销之诉的风险。另外,根据UPCA规定,UPC对于不涉及欧洲专利的纠纷没有管辖权,这也可能让专利权人更倾向于选择被告所在地的成员国国内法院而非UPC。

 

 

未解决的问题

 

当然,欧盟法院第C-339/22号初裁仍留下了相当多的待解决问题,在此试不完全列举如下。

 

首先,关于成员国法院作为侵权诉讼受理法院对第三国(非欧盟成员国)专利有效性进行评价的效力问题,虽然欧盟法院在初裁中将该效力明确限定于侵权诉讼当事人范围内(inter partes effect),但所谓的inter partes effect的含义及其法律后果仍是不完全明确的:试想,如果受理侵权诉讼的法院认定一件第三国专利有效并基于此做出支持原告的胜诉裁判(包括临时禁令,也包括判令被告停止侵权、提供侵权信息乃至损害赔偿等),而之后作为专利授权地的第三国又对涉案专利做出无效裁判,那么欧盟法院所谓的inter partes effect是否意味着侵权诉讼的审理法院无需理会前述第三国无效裁判,而继续“将错就错”维持已做出的判决?如果不是,那么法院已发出的禁令会被推翻吗?专利权人要因此赔偿被告吗?这种情况对于专利权人的后续执行来说也显然增加了难度,因为他可能要到一个已经不再承认其专利有效性的国家去执行一项生效判决。欧盟法院所谓的inter partes effect可说是给经典的“矛盾判决”问题引入了新的情形,相应地,法律适用的不确定性仍有待进一步厘清。

 

其次,关于侵权诉讼中被告提起无效抗辩时的诉讼中止问题,欧盟法院虽然认同并采纳了总法务官的意见、援引Solvay/Honeywell一案提到的何时中止诉讼的判断标准——如果涉案专利有合理的、不可忽视的可能性被其他有管辖权的法院宣告无效,则侵权诉讼的审理法院可以在合理的情况下中止诉讼。但总体来说,在欧盟法层面上似乎并无更明确和具体的规定,那么是否意味着被告所在地的成员国法院的国内程序法在此问题上有一定的适用空间?如果是的话,则原告在进行法院选择时又将多出一项不得不纳入考虑的因素。

 

最后,对于一件专利侵权诉讼案件来说,管辖的确定只是第一步,随之而来的法律(主要是实体法,但也涉及程序法)适用问题、判决的跨境承认和执行等问题的复杂程度,并未因本案初裁的做出而有所简化,甚至还可能因此催生出更多新的问题。欧盟之外的其他法域对于欧盟这一堪称激进的“长臂管辖”规则将做出何种回应,我们也将拭目以待。

 

 

*本文写作过程中与北京大学法学院长聘副教授曹志勋博士、北京大学法学院博士后研究人员孙靖洲博士进行了有益的讨论,在此特致谢意。

 

 

 

 

相关链接:

 

欧盟法院第C-339/22号案相关文书(含初步裁决和总法务官意见):

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-339/22

 

欧洲议会和理事会2012年12月12日第1215/2012号关于民商事案件的管辖及判决的承认和执行的欧盟条例(《布鲁塞尔条例I(修订版)》):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1215-20150226

本页面最后更新日期: 2025-05-29