华孙申请指南(欧洲发明专利)
作者:孙一鸣(德国专利律师、欧洲专利律师、欧洲商标和外观设计律师)
2024年7月5日更新,德国慕尼黑
目录
1. 概述
欧洲专利(或欧洲发明专利,“European Patent”)是根据《欧洲专利公约》(“European Patent Convention”,简称“EPC”)授予的专利。欧洲专利在所授权的《欧洲专利公约》各缔约国的效力及所受的条件约束等同于该国的一件国内专利。(A. 2 EPC)
欧洲专利组织(“European Patent Organisation”)依据《欧洲专利公约》而设立,享有行政和金融的独立性,其机构包括欧专局(欧洲专利局,“European Patent Office”,简称“EPO”)和行政委员会(“Administrative Council”)。欧洲专利组织的任务是授予欧洲专利。该任务由欧专局执行,并受行政委员会监督。(A. 4 EPC)
目前所适用的《欧洲专利公约》于2000年11月29日被修订,2008年12月13日开始生效,也被称为《欧洲专利公约2000》(“EPC2000”)。
欧洲专利组织总部位于德国慕尼黑;欧专局位于慕尼黑,在荷兰海牙设有分部(A. 6 EPC)。另外,在德国柏林亦设有处理专利申请的业务部门,在奥地利维也纳设有专利信息业务部门,并在比利时布鲁塞尔设有联络办公室。欧专局内部按职能划分设有一个受理部门、多个检索部门、多个审查部门、多个异议部门、一个法律部门、多个申诉委员会和一个扩大申诉委员会(A. 15 EPC)。欧专局的官方语言为英文、德文和法文(A. 14(1) EPC)。
目前,欧洲专利组织共有39个成员国,分别为阿尔巴尼亚(AL)、奥地利(AT)、比利时(BE)、 保加利亚(BG)、瑞士(CH)、塞浦路斯(CY)、捷克(CZ)、德国(DE)、丹麦(DK)、爱沙尼亚(EE)、西班牙(ES)、芬兰(FI)、法国(FR)、英国(GB)、希腊(GR)、克罗地亚(HR)、匈牙利(HU)、爱尔兰(IE)、冰岛(IS)、意大利(IT)、列支敦士登(LI)、立陶宛(LT)、卢森堡(LU)、拉脱维亚(LV)、摩纳哥(MC)、黑山(ME)、马其顿(MK)、马耳他(MT)、荷兰(NL)、挪威(NO)、波兰(PL)、葡萄牙(PT)、罗马尼亚(RO)、塞尔维亚(RS)、瑞典(SE)、斯洛文尼亚(SI)、斯洛伐克(SK)、圣马力诺(SM)和土耳其(TR),包含了欧盟所有的27个成员国。另外,作为延伸国,波黑(BA)也承认欧洲专利在其国内的效力。
另外,在与欧专局双边生效协议已经发生效力的欧洲及非欧洲国家,自双边生效协议发生效力的日期开始提交的欧洲专利申请(包括此日期后提交的PCT申请,该PCT申请应指定了欧专局和该国家,A-III, 12.1, EPO Guidelines),也可以在这些国家获得专利保护。目前这些国家一共有五个,分别为(括号中注有双边生效协议发生效力的日期):摩洛哥(MA,2015年3月1日起),摩尔多瓦(MD,2015年11月1日起),突尼斯(TN,2017年12月1日起),柬埔寨(KH,2018年3月1日起),格鲁吉亚(GE,2024年1月15日起)。
欧洲专利的申请过程实际上是统一了各个成员国的申请、审查程序。通过一件欧洲专利可以在多个国家获得专利保护。当然各个成员国一般也有自己的专利局,并分别有自己的申请、审查程序,而且一般要求用自己的官方语言申请。
欧洲专利授予具有新颖性、创造性和工业实用性的所有技术领域的发明。(A. 52(1) EPC)
需要注意的是,科学发现、科学理论、数学方法,外形的美观设计,思想活动、游戏、商业活动的计划、规则和方法,计算机程序,以及信息的呈现,不得授予欧洲专利。(A. 52(2) EPC)
其商业利用违反公序良俗的发明,尤其是以下主题的生物技术的发明,也不得授予欧洲专利(A. 53(a), R. 28(1) EPC):
- 克隆人类的方法
- 改变人类生殖细胞基因特征的方法
- 对人类胚胎的工业或商业目的的使用,以及
- 造成动物痛苦却对人类或动物没有实质性医学效用的改变动物基因特征的方法、及借助这些方法获得的动物。
但发明主题为生物材料,且生物材料借助技术方法从其自然环境被隔离或制造时,发明可以被授予欧洲专利,即使该生物材料在自然界已经存在。(R. 27(a) EPC)
另外,动植物品种,实质为生物性的培育动植物的方法及仅仅通过这些方法获得的动植物,也不得授予欧洲专利;但发明主题为一种微生物方法或通过这种方法获得的产品不被排除授权(A. 53(b), R. 28(2) EPC)。但是,当发明主题为植物或动物,且发明的实施技术上不限于某一种植物品种或动物品种时,发明可以被授予欧洲专利(R. 27(b) EPC)。当发明主题为一种微生物方法或其它技术方法或通过这种方法获得的产品,则发明可以被授予发明专利,只要产品不是一种植物品种或动物品种(R. 27(c) EPC)。
另外,对人或动物身体进行的外科手术或治疗方法、在人或动物身体上进行的诊断方法,不得授予欧洲专利;但在前述外科手术、治疗方法、或诊断方法中使用的产品,特别是材料或材料混合物不被排除授权(A. 53(c) EPC)。
最后,其形成和发展各阶段的人类身体,以及仅是对包括基因序列和序列片段在内的其各组成部分的发现,不得授予欧洲专利(R. 29(1) EPC)。但是,从人类身体分离的组成部分或通过其它方式采用技术方法获得的组成部分,包括基因序列或序列片段,是可以授予专利的发明,即使该组成部分的结构和一个自然的组成部分的结构相同(R. 29(2) EPC)。基因序列或序列片段的工业应用必须在专利申请文件中被披露(R. 29(3) EPC)。
当发明不属于现有技术时,则具有新颖性(A. 54(1) EPC)。现有技术包含了申请日或优先权日前通过书面或口头描述、使用或其它方式使公众可以知晓的所有知识(A. 54(2) EPC)。
当本领域技术人员无法从现有技术显而易见得到发明时,则发明具有创造性。(A. 56 EPC)
比申请日或优先权日有更早的时间优先性、但在申请日或优先权日或之后可以使公众知晓的欧洲专利申请,构成评判新颖性的现有技术,但在评判创造性时不被考虑。(A. 54(3), 56 EPC)
欧洲专利或欧洲专利申请的保护范围由权利要求确定。说明书和附图应用来解释权利要求。(A. 69(1) EPC)
欧洲专利的最长保护期限是自申请日起20年(A. 63(1) EPC)。从第三年起每年需要向欧专局缴纳年费(A. 86(1) EPC)。
2. 申请途径
申请欧洲专利可以采用以下两种途径:
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直接途径(“direct route”):直接向欧专局递交新申请
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PCT 途径(“Euro-PCT route”):PCT申请进入欧洲阶段
直接途径也包含了巴黎公约途径,即要求优先权的情况下根据《保护工业产权巴黎公约》需要在递交首次申请(比如之前在中国国家知识产权局提交的中国发明专利申请或中国实用新型申请)的12个月之内向欧专局递交申请。
通过PCT(“Patent Cooperation Treaty”,即《专利合作条约》的英文缩写)途径进入欧洲地区阶段时,进入的期限为自最早优先权日起31个月。
3. 授权程序
欧洲专利在欧专局的授权程序大致可以分为三个阶段:
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阶段1:递交申请或请求进入欧洲地区阶段(到收到欧专局检索报告)
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阶段2:实质审查(从收到欧专局检索报告,到收到授权意向通知书或申请被最终驳回的决定)
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阶段3:授权公告(从收到授权意向通知书,到欧洲专利被授权公告)
依照申请欧洲专利的不同途径,在递交申请或请求进入欧洲地区阶段(阶段1)所需要递交的材料也不尽相同。其它两个阶段(阶段2和3)的程序则基本一样。
3.1. 阶段1: 递交申请或请求进入欧洲地区阶段
关于阶段1的以下详细介绍适用于任何技术领域的欧洲专利申请。
不过就生物领域涉及序列表的欧洲专利申请,还需要额外注意从2022年7月1日起实施的一项新规定,即申请日在2022年7月1日当天及之后的涉及序列表的欧洲专利申请,应按照WIPO ST.26标准提交XML格式的序列表,而不再是此前WIPO ST.25标准允许的TXT格式。WIPO ST.26是世界知识产权组织(WIPO)发布的国际公认的用XML(eXtensible Markup Language,可扩展标记语言)表示核苷酸和氨基酸序列表的推荐标准。更多相关信息,可以参考答疑“自2022年7月1日开始欧专局关于序列表提交有哪些新规定”。
3.1.1. 直接申请
申请人在欧专局成员国没有住所或主要商业经营地的,除申请的递交外,必须由欧洲当地有资质的代理人代理(A. 133(2), A. 134 EPC)。在确认申请日后,欧专局在格式审查中会检查申请的代理是否合格(R. 57(h) EPC),不合格时会要求申请人在发出邀请后的两个月内选定代理(A. 90(4), R. 58 EPC)。如果在规定期限内没有选定有资质的代理人的话,申请会被欧专局拒绝(A. 90(5) EPC)。
不要求优先权时,申请人需要提供的主要信息和材料为:
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申请人的英文名称/姓名和英文地址
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发明人的英文姓名和英文地址;申请人和发明人不一致时,权利是如何由发明人转移到申请人的(职务发明、继承或根据合同)
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申请文件,为英、德、法任意一种语言;也可以以任意语言提交申请文件,然后在提交申请的两个月内补交英、德、法任意一种语言的翻译
要求优先权时,申请人有义务在提交申请的同时向欧专局提交作为优先权基础的在先申请的检索结果,如果在申请提交时尚未获得该检索结果,则至迟应在申请人获得该检索结果时提交(R. 141(1) EPC)。不过,自2021年7月1日起,欧专局局长关于豁免提交中国在先申请检索结果义务的局长决定生效,意味着申请人无需再提交中国在先申请的检索结果。
同时,若要求中国发明专利申请或实用新型申请的优先权,申请人需要提供DAS接入码请求欧专局通过DAS调取优先权证明文件或递交经国家知识产权局认证的纸质优先权证明文件。
欧洲专利申请可以采用电子提交,电子提交后会立刻获得申请号及提交确认。之后,欧专局会转交相关的通知,比如文件有缺陷的情况下要求补正缺陷的通知,有关申请文件公布和欧洲公开号的通知,欧洲检索报告,及提示回复欧洲检索报告期限的通知等。
欧洲检索报告会列出欧专局对现有技术的检索结果,并会附上一份检索意见。检索报告和检索意见合称扩展欧洲检索报告( EESR: Extended European Search Report)。
如果申请没有出现单一性的问题,则在检索阶段会收到扩展欧洲检索报告,该报告包含发明的可专利性意见,即对专利申请是否满足实质性授权条件(单一性、清楚性、新颖性、创造性等)的详细评述。
如果在检索阶段,一件专利申请被认为是不符合单一性要求时,申请人只能收到在权利要求中被首次提到的发明的“部分检索报告”(Partial Search Report)。如果申请人需要就其他发明进行检索,则需要在两个月内支付额外的检索费用。就检索费用已经支付的那些发明,申请人会最终收到这些发明的扩展欧洲检索报告。 为了提高检索程序的质量和透明度,自2017年4月1日起,欧专局将向申请者就其在权利要求中首次提到的发明的可专利性提供临时意见。也就是说,如果申请存在单一性问题,欧专局在下发部分检索报告的同时,会一并提供在权利要求中首次提到的发明的可专利性临时意见。这一临时意见只具有信息参考作用。对于其中指出的可专利性问题,不需要申请人答复。即使申请人答复,欧专局也不会在扩展欧洲检索报告中考虑这些答复意见。 只有在申请人收到扩展欧洲检索报告时,才会被邀请进行评论。
收到欧洲检索报告后,如果申请人决定继续申请程序,则必须在欧专局检索报告公布后六个月内缴纳指定费和审查费、提起实质审查请求、并回复检索意见(检索意见完全正面时不需要回复),以进入实质审查阶段。
3.1.2. PCT途径
根据PCT第45条第2款,地区专利组织(如欧洲专利组织)的成员国自己可以决定指定或选定该国家的PCT申请是否被视为要求进入该地区阶段,并由地区专利局继续PCT申请的审查。目前,欧洲专利组织下列成员国决定指定或选定该国的PCT申请只能进入欧洲地区阶段而不能进入成员国国家阶段:法国、意大利、荷兰、爱尔兰、比利时 、斯洛文尼亚、马耳他、塞浦路斯、摩纳哥、拉脱维亚。而欧洲专利组织其他成员国决定指定或选定该国的PCT申请既能进入欧洲地区阶段也能进入成员国国家阶段(比如PCT申请既可以进入欧洲地区阶段申请欧洲发明专利,也可以进入德国国家阶段申请德国发明专利和/或实用新型)。
PCT申请进入欧洲地区阶段的期限是最早优先权日起31个月(R. 159(1) EPC)。错过此期限时,欧专局会发出权利丧失的通知,自该通知送达两个月内,还可以通过请求继续处理(“further processing”)来弥补,但会产生额外的费用。
申请人在欧洲专利组织成员国没有住所或主要商业经营地的,其PCT申请进入欧洲地区阶段时必须由欧洲当地有资质的代理人代理(A. 133(2), A. 134 EPC)。不过申请人在优先权日起31个月内进入欧专局的程序可以自己进行,但其后欧专局会要求申请人在两个月的期限内选定代理人,并由代理人代理进入欧专局之后的所有程序(R. 163(5) EPC)。如果在规定期限内没有选定有资质的代理人的话,申请会被欧专局拒绝(R. 163(6) EPC)。
因为进入欧洲地区阶段时自优先权日起31个月的期限往往还没有过,因此在申请人不明确请求的话,欧专局会等到31个月的期限过了之后才开始处理该申请(A. 23(1) 或 A. 40(1) PCT)。只有在申请人明确请求的情况下,欧专局才会在进入欧洲的31个月期限结束之前提前开始处理申请(A. 23(2) 或 A. 40(2) PCT)。
希望以PCT原始申请文件为基础申请欧洲专利时,申请人需要提供的主要信息和材料为:
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PCT申请的申请号、国际申请日、最早优先权日(如果有优先权的话)
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申请人的名称/姓名、地址和提交给国际局的信息相比是否有变更;如果有变更的话请提供变更后的信息
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PCT申请文件的英文(或德文、法文)翻译
如果在进入欧洲地区阶段时对申请文件有修改、并希望以该修改后的申请文件为基础申请欧洲专利时,申请人还需要另外提供:
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修改后的申请文件的英文(或德文、法文)翻译
要求优先权时,申请人有义务在提起PCT申请进入欧洲阶段请求的同时向欧专局提交作为优先权基础的在先申请的检索结果,如果进入欧洲阶段请求被提起时尚未获得该检索结果,则至迟应在申请人获得该检索结果时提交(R. 141(1) EPC)。不过,自2021年7月1日起,欧专局局长关于豁免提交中国在先申请检索结果义务的局长决定生效,意味着申请人无需再提交中国在先申请的检索结果。
若根据R. 17 PCT规定申请人在最早优先权日16个月期限内已经在国际阶段向受理局或国际局提交过优先权证明文件,则进入欧洲阶段时无需再向欧专局提供优先权证明文件。若国际阶段没有提交过,则进入欧洲阶段时仍需向欧专局提供优先权证明文件(提供DAS接入码请求欧专局通过DAS调取优先权证明文件或递交经国家知识产权局认证的纸质优先权证明文件)。
进入欧洲地区阶段时,提起实质审查请求的期限为国际检索报告公开后六个月内。如果进入欧洲地区阶段时提起实质审查请求的六个月期限已过,则可以在最早优先权日起31个月内(即进入欧洲地区阶段的期限)提起实质审查请求。
PCT申请进入欧洲地区阶段的请求可以采用电子提交,电子提交后会立刻获得含申请号的提交确认。之后,欧专局会转交相关的通知,比如文件有缺陷的情况下要求补正缺陷的通知,有关欧洲专利申请公布和欧洲公开号的通知,补充欧洲检索报告(之所以有“补充”两字,是因为相对国际阶段的国际检索报告而言),以及提示回复补充欧洲检索报告期限的通知等。
欧专局在进行补充检索之前,会通知申请人有机会修改申请文件、并以修改后的申请文件作为补充检索的基础。但修改后的申请文件的内容不能超出原始PCT申请文件所披露的范围。在提起进入欧洲地区阶段的请求时,可以明确申明放弃这一权利,以加快申请的处理速度,这样欧专局会直接以进入欧洲地区阶段时递交的申请文件为基础进行补充检索。
补充欧洲检索报告会列出欧专局对现有技术的检索结果,并会附上一份检索意见。补充欧洲检索报告和检索意见合称扩展欧洲检索报告( EESR: Extended European Search Report)。
如果申请没有出现单一性的问题,则在检索阶段会收到扩展欧洲检索报告,该报告包含发明的可专利性意见,即对专利申请是否满足实质性授权条件(单一性、清楚性、新颖性、创造性等)的详细评述。
如果在检索阶段,一件专利申请被认为是不符合单一性要求时,申请人只能收到在权利要求中被首次提到的发明的“部分检索报告”(Partial Search Report)。如果申请人需要就其他发明进行检索,则需要在两个月内支付额外的检索费用。就检索费用已经支付的那些发明,申请人会最终收到这些发明的扩展欧洲检索报告。 为了提高检索程序的质量和透明度,自2017年4月1日起,欧专局将向申请者就其在权利要求中首次提到的发明的可专利性提供临时意见。也就是说,如果申请存在单一性问题,欧专局在下发部分检索报告的同时,会一并提供在权利要求中首次提到的发明的可专利性临时意见。这一临时意见只具有信息参考作用。对于其中指出的可专利性问题,不需要申请人答复。即使申请人答复,欧专局也不会在扩展欧洲检索报告中考虑这些答复意见。 只有在申请人收到扩展欧洲检索报告时,才会被邀请进行评论。
收到补充欧洲检索报告后,如果申请人决定继续申请程序,则必须在提示回复补充欧洲检索报告期限的通知送达之日六个月内回复检索意见(检索意见完全正面时不需要回复),以进入实质审查阶段。
3.2. 阶段2: 实质审查
在实质审查阶段,欧专局主要围绕申请是否具有新颖性、创造性、单一性,以及申请文件对发明的披露是否清楚来进行审查。
如果审查发现申请或发明不满足《欧洲专利公约》的要求,只要有必要,欧专局审查部门均应邀请申请人发表答辩意见并修改申请文件(A. 94(1) EPC)。修改申请文件时需注意不得包含超出原始申请文件内容的主题(A. 123(2) EPC)。
如果申请人没有在规定期限内答复审查部门的官方通知,专利申请将被视为撤回(A. 94(4) EPC)。欧专局会发出权利丧失的通知(R. 112(1) EPC),自该通知送达起两个月内,还可以通过请求继续处理(“further processing”, A. 121 EPC)来弥补,但会产生额外的费用。
在要求优先权的情况下,在先申请的检索结果的复印件如果在提交欧洲专利申请或PCT申请进入欧洲地区阶段时没有被提交的话,欧专局会在实质审查开始时邀请申请人在邀请送达的两个月内提供该复印件、或说明还没有收到在先申请的检索结果(R. 70b(1) EPC)。如果申请人在该两个月期限内不回复的话,申请会被视为撤回(R. 70b(2) EPC)。
申请人在答复欧专局检索或审查意见时,可以请求欧专局在不同意授权的情况下给予参加口审(“oral proceedings”)的机会。这样,欧专局在准备驳回申请之前,会发出注明口审时间和地点的邀请函(“Summons to oral proceedings”, R. 115(1) EPC)。欧专局在口审邀请函中应阐述其认为需要在口审中讨论的要点,并规定口审之前申请人提交书面意见和对申请文件进行修改的期限;该期限无法被延期(R. 116 EPC)。如果当事人不参加欧专局前的口审程序,口审程序可以在没有该当事人在场的情况下继续进行(R. 115(2) EPC)。
在欧专局驳回申请的情况下,申请人不服驳回决定的,可以在决定送达起两个月内向欧专局提起申诉(“appeal”)、缴纳申诉费,并在决定送达起四个月内提交申诉理由(A. 108 EPC)。
在欧专局认为申请符合实质授权条件时,会发出授权意向通知书,收到该通知书后即进入授权公告阶段。
3.3. 阶段3: 授权公告
欧专局审查部门决定授予专利前,应发出授权意向通知书,附上拟授权的专利文本和相关著录信息,并邀请申请人在该通知书送达起四个月内缴纳授权公告费,并提交欧专局另两门官方语言的权利要求的翻译(R. 71(3) EPC)。欧专局拟授权的专利文本往往还会对申请人此前最后提交的申请文件的瑕疵进行修改并标注出修改之处。
如果申请人不同意欧专局拟授权的文本,则需要在授权意向通知书送达起四个月内对申请文件进行修改或要求以此前最后提交的申请文件进行授权,并阐明具体理由。如果欧专局同意,则会重新发出授权意向通知书并附上新的拟授权的专利文本。如果欧专局不同意,则会恢复审查程序。(R. 71(6) EPC)
欧专局审查部门如果认为欧专申请和发明满足《欧洲专利公约》及其实施细则的要求,则应作出授权决定(A. 97(1) EPC)。授权决定于授权在欧洲专利公报(European Patent Bulletin)上被公告的日期(即授权公告日)生效(A. 97(3) EPC)。授权公告后,欧专局应尽早公布欧洲专利授权文本(A. 98 EPC)。一旦欧洲专利授权文本被公布,欧专局应向专利权人下发欧洲专利证书(R. 74 EPC)。
4. 生效程序
欧洲专利在授权公告后,有可能需要对权利要求或整个专利文件进行翻译,才能在欧洲专利组织的成员国中生效。
但在德国、英国、法国、爱尔兰、瑞士、列支敦士登、卢森堡、摩纳哥、比利时,因为这些国家的官方语言含欧专局官方语言(英、德、法)的至少一种,因此,根据伦敦协定,欧洲专利授权后不需要翻译,在这些国家直接生效。不过,一般仍需要向生效国的专利局登记欧洲专利在该国部分的代理人或联系人地址,以负责转交与欧洲专利在该国部分相关的通知。
在欧洲专利组织的其他国家,如果要求将专利的权利要求和/或说明书翻译成该国官方语言或该国指定的一种语言,则递交翻译的期限一般是自欧洲专利授权公告日起三个月内,仅极个别成员国允许更长一点的期限,如冰岛为四个月。欧洲专利进入这些成员国的生效程序(比如翻译、缴费)各个成员国都有各自的规定(A. 65 EPC)。如果错过生效的期限,是否有补救措施 、以及补救措施的具体规定也都由各个的成员国确定。
5. 专利审查高速路(PPH)
中国国家知识产权局、美国专利商标局、欧洲专利局、日本专利局和韩国知识产权局(以下简称“五大局”)之间的“专利审查高速路”(Patent Prosecution Highway,英文缩写PPH)试点项目,于2014年1月6日正式开始实施,经过三次限期延期,该项目于2023年1月6日被不限期延期(将来若被终止,欧专局会发布公告)。该项目适用于五大局处理的PCT申请及其国内专利申请,可以加快专利申请审查的速度。
根据欧专局官方公报(OJ EPO)2022年12月期A115通知介绍,在专利审查高速路框架下,若申请人的专利的权利要求已在五大局中的任何一个被确认为具有可专利性/可授权的,则申请人可以向五大局中的其它知识产权局要求加速处理其在该知识产权局提起的相应的专利申请,同时有关知识产权局可以采纳现有的工作(主要是检索和审查)成果。
在五大局PPH试点项目框架下,一项PPH请求可以基于五大局中任一知识产权局作为国际检索机构或国际初步审查机构做出的最新PCT工作成果(国际检索机构的书面意见或国际初步检索报告),或者基于五大局中任一知识产权局就某一国内专利申请或进入该国国家阶段的PCT申请出具的工作结果,只要在上述文件中认定申请中的一项或若干项权利要求是具有可专利性/可授权的。
对于中国申请人而言,向欧专局提起PPH请求需要满足以下要求:
a. 提起参与PPH试点项目请求的欧洲专利申请必须和对应的在先审查局的专利申请或PCT申请有相同的最先申请日,这里所谓的“最先申请日”指的是以下两种情况之一:对应的在先审查局的专利申请的优先权日或申请日或由在先审查局作为国际检索机构和/或国际初步审查机构的对应的PCT申请的优先权日或申请日。
b. 对应的专利申请中至少有一项权利要求被在先审查局认为是具有可专利性/可授权的。权利要求被作为国际检索机构和/或国际初步审查机构的在先审查局认定为具有新颖性、创造性和实用性,即符合这里所称的“可专利性/可授权”要求。
特别是,当在先审查局是中国国家知识产权局时,权利要求“被认定为可授权/具有可专利性的”是指中国国家知识产权局的审查员在最新出具的审查意见通知书中明确指出了该权利要求是可授权/具有可专利性的,即使该申请尚未获得专利授权。上述审查意见通知书包括:授权通知书,第一/二/三……次审查意见通知书,驳回决定,复审决定,以及无效决定。以下情形下,权利要求也“被认定为可授权/具有可专利性”:如果中国国家知识产权局审查意见通知书未明确指出特定的权利要求是可授权的,申请人必须随参与 PPH 试点项目请求书附上“中国国家知识产权局审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由,因此,该权利要求被中国国家知识产权局认定为是可授权/具有可专利性的”之解释。
c. 参与PPH试点项目请求所涵盖的欧洲专利申请的权利要求必须和被在先审查局认定为具有可专利性/可授权的权利要求足够吻合。在考虑到对权利要求不同的形式要求所带来的差异的前提下,只有在以下情况下才被认为“足够吻合”:权利要求范围相同或类似,或欧洲专利申请的权利要求范围小于在先审查局对应专利申请的权利要求。有鉴于此,一项权利要求被认为范围更小的情形发生在以下情况:一项在先审查局对应专利申请的权利要求在欧洲专利申请中被修改,且该修改是基于添加额外特征(该额外特征在专利文件的说明书和/或权利要求中有记载)而进一步限缩范围。
d. 针对该件提起参加PPH试点项目请求的欧洲专利申请的实质审查尚未开始。
6. 申请的官方费用
2024年4月1日起,欧专局开始适用目前的收费标准。
在授权程序的阶段1(递交申请或请求进入欧洲地区阶段),电子方式递交欧专申请或国际申请进入欧洲地区阶段的申请费为135欧,请求检索的官费为1520欧。
指定费为685欧,审查费1915欧(在直接申请时,指定费和审查费可以在欧洲检索报告公布的六个月内缴纳)。
在申请文件(摘要、说明书、权利要求、附图)超出35页时,从第36页开始每页额外收费17欧。权利要求超出15项时,从第16项到第50项每项费用275欧,从第51项起每项费用685欧。
在授权程序的阶段2(实质审查),一般不产生官方费用,如果请求申诉的话,在请求人为自然人、微型企业、中小企业、非营利组织、大学、公共研究机构时申诉费为2015欧,请求人为其他机构时申诉费为2925欧。
在授权程序的阶段3(授权公告),授权和公告费为1080欧。
关于审查费的退还,《关于费用的细则》第11条内容如下: 根据《欧洲发明专利公约》第94条第一款规定的审查费在满足如下条件时,应当被全部地或部分地退还:
(a)当该欧洲发明专利申请在实质审查开始之前被撤回、驳回或者视为撤回时,审查费应当被全额退还;
(b)当欧洲发明专利的申请在实质审查开始之后被撤回,且满足下列条件时,审查费应当被退还50%: 该撤回是在审查部门发出的第一次审查意见通知书中所限定的答复期限届满之前做出的;或者, 当审查部门没有发出前一款所述的官方通知时,该撤回早于授权意向通知书发出之日做出。
根据《关于费用的细则》第11条b项,即使实质审查已经开始,只要申请人在审查部门发出的第一次审查意见通知书中所限定的答复期限届满之前,或者,在没有收到第一次审查意见通知书时,申请人在授权意向通知书发出之日前主动撤回了自己的申请,那么他也能获得50%的审查费退款。
最后,在进入成员国生效时,每个成员国对缴费都有自己的特殊规定。
7. 年费的缴纳
欧洲专利年费(Renewal fees)的缴纳期限取决于申请日(A. 86(1) EPC),而不是优先权日或PCT申请进入欧洲地区阶段的日期。从第三年起每年需要向欧专局缴纳年费,直到欧洲专利授权公告所在的那一年的年费被缴纳(A. 86(2) EPC),这些年费只向欧专局缴纳。之后的年费向欧洲专利生效的成员国缴纳(A. 141(1) EPC),对于年费的高低以及缴纳年费的方法,各成员国也都有自己相应的规定。单一专利也需要每年缴纳年费,但只需向欧专局缴纳。
向欧专局缴纳下一次专利年的年费时,截止期限为申请日所在月份的最后一天。通常情况下不得早于截止期限3个月缴纳年费,但PCT进入欧洲时的第3年年费不得早于截止期限6个月缴纳(R. 51(1) EPC)。
一般情况下,如果在缴费期限内没有缴纳年费的话,欧专局会发函通知申请人还可以在6个月内补交年费,但需要支付一定的额外费用(R. 51(2) EPC),为应该缴纳的年费的50%。但该函仅是作为欧专局一项自愿的“courtesy service”,而不是法律要求的。因此,欧专局如果不发此函而申请人最终错过6个月的附加期限的话,欧专局并不为可能的后果承担责任。
6个月的附加期限也错过的话,申请会被视为撤回(A. 86(1) EPC)。欧专局会发函通知申请人权利的丢失(R. 112(1) EPC)。此时,不能要求继续处理(“further processing”,R. 135(2) EPC),而只能请求恢复权利(“re-establishment”, A. 122, R. 136 EPC)。但恢复权利的程序要求比较严苛,特别是要满足已尽到全部谨慎责任(“all due care”)的条件。
缴纳年费后,欧专局一般不会发函确认,但可以过一段时间在欧专局网上的登记簿中查到已缴纳的记录。也可以电话或写信要求欧专局确认。
8. 异议、限制和无效程序
欧洲专利自授权公告日起在某一生效国赋予专利权人的权利等同于一件该国国内专利赋予的权利(A. 64 EPC)。欧洲专利在授权之后一般有下列可能途径被限制或无效:
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通过欧专局统一的异议程序(A. 99 EPC)。异议的结果对所有生效国有效。
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专利权人任何时候都可以向欧专局请求限制或撤销专利(A. 105a EPC)。限制和撤销的最终决定由欧专局作出。
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在生效国通过该国国内的无效程序被部分或全部无效。该无效结果只对该生效国有效。
欧洲专利授权公告日起九个月内,任何人均可以向欧专局针对欧洲专利提起异议(“Opposition”);在异议费被缴纳之前异议被视为没有被提起(A. 99(1) EPC)。异议适用于所有该专利已生效的《欧洲专利公约》缔约国(A. 99(2) EPC)。异议程序的当事人包括异议人和专利权人(A. 99(3) EPC)。
异议仅能基于以下理由被提起(A. 100 EPC):
(a) 欧洲专利的主题不具备 A. 52-57 EPC 所规定的可专利性(即属于被排除授权的主题,或不满足新颖性、创造性、工业实用性)
(b) 发明专利没有清楚、完全地披露发明,以至于本领域技术人员无法实施它
(c) 发明专利的主题超出原始提交的申请文件的内容;当专利基于分案申请或“违法获得”情况下受侵犯人重新提交的专利申请(A. 61 EPC)时,专利的主题超出在先申请原始提交文件的内容
如果异议是被准许的,欧专局异议部门应审查是否存在 A. 100 EPC 中所规定的至少一个异议理由会妨碍欧洲专利被维持。在审查过程中,只要有必要,异议部门均应邀请当事人就其他当事人提交的材料或异议部门官方通知发表意见。(A. 101(1) EPC)
欧专局异议部门如果认为A. 100 EPC 中所规定的至少一个异议理由成立,则应撤销该专利;否则,应驳回异议。(A. 101(2) EPC)
欧专局异议部门如果考虑专利权人在异议程序中提交的修改,认为该修改后的专利和发明满足《欧洲专利公约》及其实施细则的要求,则应作出维持修改后的专利的决定;否则,应撤销专利(A. 101(3) EPC)。在欧洲专利修改后被维持的情况下,欧专局应在异议决定于欧洲专利公报被公告后尽早公布该欧洲专利新的授权文本(A. 103 EPC)。
在异议程序中,当事人各自承担其自身发生的费用,除非欧专局异议部门基于公平考量作出不同的费用分配的规定。(A. 104(1) EPC)
从2016年7月1日起,欧专局实行改革后的异议程序。此次改革主要的目的在于缩短欧专局异议部门处理异议程序的时间:通过避免异议程序双方多次发表书面意见、提交证据造成反复拉锯对审理时间的延长,以及将欧专局异议部门内部的审理时间从11个月减为五个月,使得欧专局能够将异议程序的审结时间由原先大约19-27个月缩短至15个月。 改革后的异议程序的主要特点包括:
针对异议程序的提起,欧专局要求异议申请人一次性、充分地递交所有相关的文件,包括即使欧专局可以自行获得的文件、非欧专局官方语言的材料的译文以及异议请求书中提出的所有证据的副本。异议的提起必须包含理由以及支持该理由的事实、证据和相关的论据,如果不满足一定的要求,该申请将不予受理。在异议申请被受理的情况下,请求书中所提出的证据可以在欧专局设定的两个月的期限内补交,若逾期没有提交,异议部门可以决定不采纳该证据。
此外,欧专局对专利权人也提出了相应的要求,即针对异议请求书的回复,专利权人被要求在四个月内提出对于异议请求书的意见和对于专利文件的修改。专利权利人也应当在指定期限内提交完整的回复,包括所有事实、证据和论据,如果有必要,还可以提交专利文件的修改版本以应对异议的理由。尤为重要的,欧专局特意避免了双方针对对方意见反复发表书面意见的环节,即异议部门仅将专利权人提出的意见和对于专利文件的修改转交给异议申请人以供参考,但不再会给异议申请人设定回复该意见的期限。
严格的期限限制也是2016年改革的一个重点。针对异议部门通知的回复,如果涉及实质问题,回复的期限一般为四个月;其他类型的问题,一般为两个月。仅在特殊的、理由充分的情况下,该期限才能被延长两个月。
在大多数情况下,异议部门都会给异议程序双方下发参加口审程序的通知。异议部门给异议程序双方发送的参加口审程序的通知通常会给予双方至少六个月的准备时间。仅在特殊的、理由充分的情况下,才能更改口审的日期。为了便于双方更好地准备口审,异议部门会在发出参加口审程序的通知时,附上一份该部门认为在口审程序中必须被详细讨论的事项的通知书。口审程序的审理结果会由该异议部门主席在结束之时宣布,同时包括简短的理由。书面的审理结果会不延迟地送达给异议双方,口审程序的审理记录也会随着审理决定尽快寄送给异议双方,其结果也会在欧洲专利登记簿公开。
除此之外,欧专局在官方公报上有关2016年异议程序改革的通知上还再次重申了异议程序中一些值得注意的内容,其中,对异议程序双方较为重要的内容包括:
- 针对异议的提起,如果专利权利人提交了对于专利的修改文件,修改部分将被审查是否满足《欧洲专利公约》的所有要求;
- 因为欧专局可以依职权继续进行异议程序,所以即使单独或者全部异议申请都被撤回,针对异议是否成功的问题异议部门仍可依职权进行审查;
- 如果还有涉及异议专利的侵权诉讼程序在成员国法院内待审,任意一方可以在任何时间点请求加快异议程序的审理;
- 通常情况下,异议程序的费用由异议双方各自承担。但如果一方采取拖延战术或不合理的行为,异议部门可以另行决定费用分担方式。
此外,专利权人可以提出撤销专利的请求或通过修改权利要求提出限制专利的请求;该请求不得在针对该专利的异议程序正在进行时被提出(A. 105a EPC)。欧专局如果认为专利权人提交的限制或撤销专利的请求满足《欧洲专利公约》实施细则的要求,则应作出限制或撤销专利的决定;否则,应驳回请求(A. 105b(2) EPC)。限制或撤销欧洲专利的决定于其在欧洲专利公报被公告之日对所有该专利已授权的《欧洲专利公约》缔约国发生效力(A. 105b(3) EPC)。在欧洲专利被限制的情况下,欧专局应在限制决定于欧洲专利公报被公告后尽早公布该欧洲专利修改后的文本(A. 105c EPC)。
最后,各成员国国内的专利无效程序以各国国内法规定为准。比如,在德国,专利无效宣告程序通过诉讼被提起,被告为专利登记簿中记载的专利权人或强制许可权利人;在可以提出异议的异议期限内,或在异议程序正在进行时,不得提起专利无效宣告的诉讼。诉讼应向德国联邦专利法院书面提起;起诉状应注明原告、被告、争议标的,包含诉讼请求,并说明作为理由的事实和证据材料(§ 81 (1),(2),(4),(5) PatG)。提出专利无效宣告的理由除了包含上文提到的异议理由之外,还可以基于发明专利的保护范围被扩大(§ 22(1) PatG)。联邦专利法院向被告送达起诉状,并要求被告在一个月内做出声明。如果被告没有及时做出声明,则可以在不举行口头审理的情况下立刻按起诉状做出决定,并认为原告提出的事实主张均被证明。如果被告及时提出反对意见,则联邦专利法院将通知原告该反对意见,并决定口头审理的期日。当事人均同意的情况下,也可以不举行口头审理(§ 82 PatG)。
对于指定国国内的抵触专利或抵触申请(优先权在先、但在欧洲专利申请的优先权日后被公开),欧专局审查欧洲专利申请的时候并没有把其视为现有技术。但欧洲专利授权后,A. 139(2) EPC规定此类抵触申请对欧洲专利在该生效国部分的影响和对该生效国的国内专利的影响一样。以德国为例,对欧洲专利德国部分的无效程序在位于慕尼黑的联邦专利法院提起。在考察欧洲专利德国部分的新颖性的时候,抵触的德国专利申请会被视为现有技术考虑,而在考察创造性的时候不会被考虑(§§ 3(2), 4 PatG)。此外,在欧洲某些国家如德国,技术发明也可以申请实用新型保护。根据A. 140 EPC的规定,A. 139 EPC 也适用于实用新型。因此抵触的德国实用新型对欧洲专利的影响和对德国专利的影响一样。根据 §§ 3 (2), 4 PatG,在考察德国发明专利新颖性和创造性的时候,抵触的德国实用新型并不被视作现有技术考虑。因此,在考察欧洲专利德国部分的新颖性和创造性的时候,抵触的德国实用新型不被视为现有技术。
9. 单一专利与统一专利法院
单一专利体系和统一专利法院已于2023年6月1日开始正式运行。
早在2013年2月19日,欧盟成员国部长于布鲁塞尔就设立统一专利法院(Unified Patent Court,简称 UPC)就签署了《统一专利法院协议》。在此约两个月前欧洲议会已于2012年12月11日通过了两个关于欧洲单一专利(Unitary Patent,简称UP)的条例(一个有关单一专利的保护,欧盟第1257/2012号条例;另一个有关单一专利的语言机制,欧盟第1260/2012号条例),它们与《统一专利法院协议》一起组成了实现单一专利的法律文件基础。
欧盟27国除西班牙和克罗地亚外均加入了单一专利项目,英国在脱欧之后已经声明退出了该项目。单一专利需要在《统一专利法院协议》被参与单一专利项目的欧盟成员国批准且交存批准文书后,其覆盖范围才覆盖该欧盟成员国。2023年6月1日起,第一代单一专利覆盖17个欧盟成员国,包括奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞典。2024年9月1日起,第二代单一专利覆盖18个欧盟成员国,在第一代基础上增加了罗马尼亚。
需要注意的是,欧洲专利公约组织的成员国除了所有欧盟成员国外,还有瑞士、土耳其等非欧盟成员国。而欧洲单一专利及统一专利法院仅对欧盟成员国开放。
9.1. 欧洲单一专利
单一专利也是按照欧洲专利公约(EPC)获得授权的欧洲专利。其在欧专局前的授权程序及实质授权条件和传统欧洲专利是一样。不迟于授权公告日起一个月,权利人可以向欧专局请求登记单一专利(R. 6 UPR),以在参与单一专利项目的成员国内具备统一效力,而不需要像现在一样分别去各个成员国生效。为方便权利人,根据欧专局公告(Supplementary publication 3, OJ EPO 2023, pages 5-6),在欧专局下发授权决定后,权利人即可提起登记单一专利的请求,但欧专局在授权公告后才会处理该请求,该请求也只有在授权公告日后才会出现在单一专利登记簿中。
单一专利的年费直接向欧专局缴纳,而无需像传统欧洲专利在授权之后需要分别向各个成员国专利主管机构缴纳。欧洲专利组织行政管理委员会下属的专职委员会在2015年6月24日以四分之三多数通过了欧专局递交的“True Top 4”单一专利年费提案。根据该提案,单一专利的年费水平将等同于2015年欧洲专利指定生效最多的四个国家的年费之和。这也是该提案被称为“True Top 4”的原因。 当前单一专利的年费官费金额如下:
第2年:35欧
第3年:105欧
第4年:145欧
第5年:315欧
第6年:475欧
第7年:630欧
第8年:815欧
第9年:990欧
第10年:1175欧
第11年:1460欧
第12年:1775欧
第13年:2105欧
第14年:2455欧
第15年:2830欧
第16年:3240欧
第17年:3640欧
第18年:4055欧
第19年:4455欧
第20年:4855欧
翻译费用是目前传统的欧洲专利在授权之后去成员国生效的一笔不小的费用,特别是如果希望在很多欧洲国家获得专利保护的话,翻译费用可能会成为专利权人一项很大的费用支出。在单一专利开始运行的过渡期(最长12年)内,若在欧专局使用的程序语言是法语或德语,则请求登记单一专利时还需要向欧专局提供该欧洲专利(包括说明书和附图)的英文全文翻译;若使用的程序语言是英语,则需要提供另一种欧盟官方语言的全文翻译。
单一专利与各成员国国内专利和传统的欧洲专利并存。对于不属于欧盟的欧洲专利组织其它成员国(例如:英国、瑞士、土耳其、挪威、冰岛等)或单一专利当前未覆盖的其他欧盟成员国(例如:西班牙、波兰、克罗地亚等),在这些国家的专利保护仍可以通过获得这些国家的成员国专利或通过欧洲专利授权后分别去这些国家生效来实现。
更多相关信息,可以参考“欧专局关于单一专利(UP)的答疑”(中文翻译)。
9.2. 欧洲统一专利法院
《统一专利法院协议》设立一个专门法院(统一专利法院)来处理传统欧洲专利及欧洲单一专利相关的诉讼。统一专利法院由分散的一审法院和坐落于卢森堡的上诉法院组成。一审法院由位于成员国国内的地方院(local divisions,每个地方院由一个成员国设立)或者地区院(regional divisions,每个地区院由多个不设立地方院的成员国共同设立)以及一个中央院(central division设在巴黎,并在慕尼黑和米兰设有分部)组成。登记处(Registry)将设立在上诉法院所在地。专利调解和仲裁中心将位于里斯本和卢布尔雅那。这一举措将极大地改善当前由各国国内法院和机构就欧洲专利的侵权及效力问题各自作出裁决的状况。
目前的地方院有:奥地利维也纳,比利时布鲁塞尔,丹麦哥本哈根,法国巴黎,芬兰赫尔辛基,德国慕尼黑、曼海姆、杜塞尔多夫、汉堡,意大利米兰,荷兰海牙,葡萄牙里斯本,斯洛文尼亚卢布尔雅那。
目前的地区院有:瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛共同设立的北欧-波罗的海地区院。
根据《统一专利法院协议》第32条第1款,欧洲统一专利法院的专属管辖范围包括:
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因专利和补充保护证书的实际或威胁迫近的侵权而提起的诉讼及相关辩护答辩,包括涉及许可的反诉
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要求确认不侵犯专利及补充保护证书的诉讼
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要求签发临时措施、保全措施和临时禁令的诉讼
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要求宣告专利无效及宣告补充保护证书无效的诉讼
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要求宣告专利无效及宣告补充保护证书无效的反诉
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要求基于公开的欧洲专利申请所赋予的临时保护的损害赔偿或补偿的诉讼
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与在专利授权前对发明的使用或与在先使用权相关的诉讼
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要求根据欧盟第1257/2012号条例(有关单一专利保护)第8条支付许可费的诉讼
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涉及欧洲专利局基于欧盟第1257/2012号条例(有关单一专利保护)第9条中所做出的决定的诉讼
更多相关信息,特别是欧洲专利权人和欧专申请人可以在七年过渡期内请求选出(opt-out)统一专利法院的专属管辖,可以参考“欧专局关于统一专利法院(UPC)的答疑”(中文翻译)。
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