2019-04-25: 欧盟普通法院就LV商标所涉纠纷案做出判决

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华孙事务所,2019年4月25日

撰稿:陈力霏(HUASUN) 黄若微(HUASUN)

 

(图片来源:©CURIA)

 

一、案情简介

 

2014年5月22日,塞浦路斯公司Bee-Fee Group Ltd向欧盟知识产权局(European Union Intellectual Property Office,以下简称“EUIPO”,在本案申请递交时官方仍被称为欧盟内部市场协调局—Office for Harmonization in the Internal Market)递交了一件欧盟商标申请,并于2014年10月22日获准注册,注册号为12898219。其寻求商标保护的商品/服务类别为尼斯分类第32类(主要为饮料类商品)、35类(主要为广告/销售类服务)及43类(主要为餐饮类服务)。该商标下文将简称为“争议商标”。

 

争议商标图样如下所示:

 

(图片来源:©CURIA)

 

2015年3月13日, Louis Vuitton Malletier(即奢侈品巨头路易威登,以下简称“LV公司”)基于其1997年11月11日注册的在先欧盟商标(注册号:15628)向争议商标提起针对其全部商品和服务的无效程序,所依据的主要理由为存在混淆可能性和知名商标的跨类保护。LV公司所持有的在先商标于尼斯分类第18类(主要为皮具类商品)及25类(主要为服装类商品)上获准注册,商标图样如下图所示:

 

(图片来源:©CURIA)

 

LV公司上述无效请求于2016年4月29日被驳回。LV公司不服,于2016年5月13日提起申诉。2017年3月29日,EUIPO第四申诉委员会(The Fourth Board of Appeal of EUIPO)驳回了LV公司的申诉,主要理由为(1)LV在先商标与争议商标所寻求保护的商品/服务不存在近似,排除了混淆可能性的存在;(2)商标标识不存在近似或近似程度很低,LV公司未能证明在先商标在所保护的商品上为相当一部分公众所知悉,且即便在先商标能够证明其具有知名度,争议商标在其所保护的商品和服务上的使用也不会给在先商标的显著性造成损害或从中获取不正当利益。

 

LV公司不服申诉委员会前述决定,提请欧盟普通法院予以撤销。

 

 

二、争点归纳

 

LV公司在上诉至普通法院时列出的两项主要的法律上的理由,分别为:

 

  1. 申诉委员会适用原《共同体商标条例》第8(5)条规定时存在错误(本条主要涉及判断商标是否享有声誉及如何确认其可否扩大保护范围);和
  2. 申诉委员会违反原《共同体商标条例》第75条的规定(本条主要涉及EUIPO应在其决定中进行说理的要求以及当事人参与原则,现在这部分内容也被纳入最新的《欧盟商标条例》第94(1)条中),且违反了法律确定性的一般原则。

 

 

三、判决要旨

 

欧盟普通法院于2018年11月29日做出的第T-372/17号判决,要旨如下:

 

(一)申诉委员会是否违反原《共同体商标条例》第75条规定

 

欧盟普通法院在判决中首先审查了LV公司的第二个上诉理由,即对申诉委员会有无违反法律确定性原则、是否违反原《共同体商标条例》第75条的有关规定进行审查。

 

上诉方LV公司认为,本案在先商标的知名度已经在欧盟范围内已经通过一系列判决/决定显示其得到了司法机关和行政主管机构的认可。在本案先前程序中,EUIPO无效部门也曾指出“(无效程序)申请人提交的数量可观的证据材料显示本案在先商标毫无疑问地在相关市场中广为人知”。LV公司认为申诉委员会未尊重EUIPO或其他在先的成员国法院判决,未能维护欧盟商标法律的确定性。LV公司还指出,申诉委员会未能按照原《共同体商标条例》第75条相关规定对不采纳其提交的作为在先商标知名度证据的在先判决/决定的原因做充分说理,而是“任意”地对其递交的证据进行了选择性的评估。

 

而申诉委员会则辩称,其应基于原《共同体商标条例》针对个案进行审查并独立做出决定,不受其在先决定的约束;同时,申诉委员会还认为LV公司提供的一系列判决主要为成员国(如法国、意大利等)国内判决,仅能证明了LV组合商标标识享有声誉,而本案所涉在先商标本身并不享有独立的声誉。

 

欧盟普通法院审理后认为,欧盟知识产权局应在欧盟法的一般原则下行使其权力,这些一般原则包括了平等待遇(equal treatment,核心要求之一为同案同判)和完善程序保障(sound administration,在所做出的决定中进行充分说理是其题中应有之义,落实到本案中就体现为原《共同体商标条例》第75条的规定)。就本案而言,如果申诉委员会在其所做决定中采取了一个和先前那些认定本案在先商标具有知名度的决定不同的立场,那么申诉委员会应该就其为何做出不同决定说明理由。然而在本案中,欧盟普通法院发现,申诉委员会既没有指出在先商标的知名度事实上丧失或遭到弱化,也没有指出先前那些认定在先商标具有知名度的决定有任何可能违反法律规定的事由。易言之,申诉委员会未经充分说理就决定不采纳LV公司所提交的作为知名度证据的在先判决/决定,违反了原《共同体商标条例》第75条的规定。至于法律确定性原则,欧盟普通法院则认为在本案中无需进一步审理。

 

不过,欧盟普通法院随即指出,仅是违反原《共同体商标条例》第75条的规定还不足以撤销申诉委员会所做的决定。因此,欧盟普通法院对LV公司第一个上诉理由(申诉委员会适用原《共同体商标条例》第8(5)条规定时是否存在错误)继续进行审查。

 

(二)申诉委员会是否正确适用原《共同体商标条例》第8(5)条规定

 

针对原《共同体商标条例》第8(5)条规定的适用问题,欧盟普通法院首先维持了申诉委员对于本案在先商标和争议商标所涉相关公众的认定,也同意应将本案相关地域范围界定为欧盟全境。针对前述结论上诉方并无反对意见。

 

欧盟普通法院接下来就本案争议要点分析如下:

 

a.  在先商标和争议商标标识之间的近似程度

 

对于涉争商标标识之间的近似程度进行比对,往往取决于其整体印象的评估,尤其取决于其显著的、具有主导地位的元素。就本案而言,欧盟普通法院认为,从视觉角度来看,争议商标图样左下方处还包含了“power energy drink”字样,考虑到争议商标被用于第32类饮料类商品及第43类饮料类餐饮服务上,则“power energy drink”因存在描述性导致其显著性相对较弱,这使得争议商标所含“LV”字母成为标识中显著的、具有主导地位的元素。尽管争议商标的“LV”字母组合与在先商标所呈现的“LV”字母组合的风格化设计并不完全相同,但因为其均是字母L与字母V的组合,且消费者并不会逐一去比对线条设计粗细浓密等细节因素,因此从总体视觉来说其留给普通消费者的整体印象确实存在一定近似。从语音角度来看,本案至少一部分相关公众会将在先商标按照先字母L后字母V的顺序进行发音,而对于争议商标来说,字母组合“LV”才是争议商标的主导元素,仅有具备英语能力的相关公众才会对“power energy drink”进行发音,且“power energy drink”因具备描述性导致其显著性较弱,欧盟普通法院据此认定涉争商标在发音方面至少存在平均程度的近似。此外从概念角度来看,在先商标“LV”未承载任何含义,而争议商标则会被具备英语能力的相关公众将其与饮料类商品/相关服务相关联,鉴于此,涉争商标在概念方面暂无近似度。鉴于上述考虑因素,欧盟普通法院认为,至少对于具备英语能力的相关公众而言,涉争商标标识至少具有平均程度的视觉和语音方面的相似度,而非申诉委员会所认定的“至多仅有程度极低的近似”。

 

b. 在先商标是否享有声誉

 

申诉委员会认为,LV公司提供的知名度证据主要指向的是文字商标LOUIS VUITTON及其特有的花押字+图形标识,详情如下所示:

 

(图片来源:©CURIA)

 

就此,欧盟普通法院则认为,在上述组合商标的使用中,本案在先商标“LV”完全足以清晰地被相关公众所感知,而并未在重复的图样中被隐去或丢失其所具备的显著性。且如LV公司所述,使得商标获得显著性或增强商标本身显著性的使用行为既可以是使用注册商标的一部分,也可以是和其他注册商标一同使用,因为这也将帮助实现商标的基础功能,即帮助消费者清楚知悉商品来源。如上图,即使是文字及符号进行组合,但“LV”与其他大小一致的三类印花图样相比,仍然因其为组合内仅有的文字部分以及其尺寸更为突出而保持了在组合整体内的主导地位,更容易被相关公众即时、清晰地感知。

 

鉴于上述考虑因素,欧盟普通法院认为,申诉委员会在认定在先商标知名度时未能进行充分、完整的分析,将一些本不应该被排除的证据剔除出了考虑范围(比如维基百科页面作为证据并不足以采信,但其他一些在先商标独立使用于书籍、产品目录的证据也被申诉委员会错误排除了),导致其在知名度认定方面存在错误。

 

c. 涉争商标之间是否存有联系

 

欧盟普通法院指出,如果要认定在后商标的使用会导致其从在先商标的显著性或声誉中获取不正当利益或对在先商标的显著性或声誉造成损害,则在后商标与在先商标之间必须存有联系。而该等“联系”是否存在,往往取决于下述因素的综合判断:

 

  • 涉争商品或服务之间的性质及近似程度
  • 涉争商标标识之间的近似程度
  • 在先商标所享有的声誉高低
  • 在先商标所具备的显著性强弱

 

其中需要格外注意的是,原《共同体商标条例》第8(5)条规定(通常也被认为是知名商标的扩大保护条款)并不要求涉争商标之间存有原《共同体商标条例》第8(1)(b)条所规定的混淆可能性。且对于相当部分的消费者而言,其在判断或认定商标之间是否存有联系,很多时候取决于商标享有的声誉高低,即享有极高声誉的商标,往往会让消费者将更多的商品或服务与之相联系(可能范围远远超过该商标实际注册保护的商品/服务类别)。

 

在本案中,如前面a、b两点中已经提到的,由于申诉委员会对本案商标标识的近似程度和在先商标的知名度认定都存在错误,而这些事项对于第8(5)条能否正确适用有决定性的影响。因此,欧盟普通法院决定撤销本案申诉委员会的决定。

 

 

四、启示

 

本案对于实务的指导意义可能主要有以下两个方面:

 

首先要注意的是欧盟知识产权局在先决定/成员国法院在先判决的效力问题。诚然,本案申诉委员会在答辩中认为其应针对个案进行审查并独立做出决定的观点原则上并没有错误,但是,如欧盟普通法院在判决中指出的那样,虽然当事人提交的作为证据的欧盟知识产权局在先决定以及成员国国内法院在先判决对申诉委员会所做决定并没有直接的约束力,但是,基于欧盟法的一般原则——这里相关的主要是平等待遇(equal treatment)和完善程序保障(sound administration)——欧盟知识产权局(包括其申诉委员会)有义务在决定中就其与这些在先决定/判决采取不同立场以及为何不采纳这些在先决定/判决的原因做充分的说理,否则就违反了原《共同体商标条例》第75条(最新《欧盟商标条例》第94(1)条)的有关规定。从实务角度,本案判决也提醒我们加强对于在先判决/决定的重视程度,尤其是在对手提交此类证据的时候,特别注意对其进行细致、全面的甄别(在需要的时候还要加以排除),而不能如本案申诉委员会在其答辩意见中所提出的那样仅泛泛地以“独立裁判原则”否认其证明力。

 

其次,在实践中经常出现商标组合使用的情况,如本案中在先商标“LV”与文字商标LOUIS VUITTON以及著名的“老花”图案标识组合使用,在此情形下应如何证明其中某一商标的知名度呢?欧盟普通法院在本案中的分析提供了一定的思路启示,即,在组合使用的情况下,特定商标是否能被相关公众所清晰地识别和感知、是否在组合使用的情况下被隐去或使人忽略其显著性、是否在组合使用的情况下仍占据主导地位,都应该被纳入考量范围之内。申诉委员会在此问题上采取的机械、割裂的分析方法,已被法院认为是不可取的。因此,对于实务从业者而言,在证明某一商标知名度时,组合使用的相关证据也应被考虑,但同时要注意该商标在组合使用时是否足够突出、能够被清楚识别和感知以及其显著性是否在组合使用中遭到削弱甚至丧失等问题,否则相关证据有可能不被采纳。

 

 

 

判决原文请见:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-372/17

本页面最后更新日期: 2019-05-10