2018-02-11: 欧盟法院通过初步裁决对欧盟商标统一性原则若干适用问题做出解释
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德国华孙专利律师和律师事务所，2018年2月11日
撰稿：张昊钰（HUASUN）黄若微（HUASUN）
（图片来源：©iStock.com/ericsphotography）
案情简介：
Ornua Co-operative Ltd（以下简称Ornua公司）是一家根据爱尔兰法律成立的公司，其主要经营活动集中在食品行业（包括黄油及其他乳制品销售）。本案涉案的三个欧盟商标均为该公司所有，包括：
二审法院疑问：
如前所述，二审法院的疑问集中在欧盟商标和成员国国内商标在欧盟部分地区的无争议共存是否能够推广认定相关标志在欧盟其他地区也不存在混淆可能性。因此，二审法院决定中止诉讼，并将下列具体问题提交至欧盟法院做初步裁决：
1. 《欧盟商标条例》第9条第1款第（b）项对于混淆可能性的要求，是否可以被解释为：如果在先欧盟商标与成员国国内商标在某两个欧盟成员国内无争议共存，即可基于欧盟商标统一性原则将这种不存在混淆可能性的认定推广至其他成员国乃至整个欧盟？
2. 承上，商标无争议共存的部分成员国的地理、人口、经济或其他因素是否可以被纳入到混淆可能性的评估的考虑范围内，从而使得在前述成员国不存在混淆可能性的认定据此被推广至其他成员国乃至整个欧盟地区？
3. 《欧盟商标条例》第9条第1款第（c）项是否可以做以下解释，即，当在先欧盟商标权利人没有提出反对、两个商标在欧盟某些成员国和平共存了若干年的情况下，欧盟商标权利人对在后的成员国商标的存在的这种“默认”，是否可以基于欧盟商标统一性原则，扩大适用于欧盟其他国家，用以认定他人使用在后商标是否具有正当理由？
对于二审法院提出的问题，欧盟法院在其初步裁决（案号C‑93/16）中答复如下：
问题一：
欧盟法院认为，第一个问题实质在于，《欧盟商标条例》第9条第1款第（b）项可否被解释为包含以下含义：如果一个欧盟商标和一个成员国商标在欧盟部分地区无争议共存，那么二者如果在欧盟其他地区就共存发生争议，是否可以基于欧盟商标的统一保护原则认定二者不存在混淆可能性？
为回答这个问题，欧盟法院对欧盟商标的统一性原则（《欧盟商标条例》第1条第2款所称“unitary character”）做了详细的梳理和阐述。法院首先指出，《欧盟商标条例》第9条赋予的欧盟商标权利人的排他性权利是及于整个欧盟境内的。这里所谓的统一保护（“uniform protection”），或说欧盟商标权利人对于排他性权利的实施，并不以相同或近似商标在欧盟全境内都具有混淆可能性为要件。法院在此设想了一个极端情况，即：如果以在欧盟全境内都具有混淆可能性为侵权要件，那么欧盟商标权利人就无从针对只在欧盟部分地区造成混淆可能性的侵权行为进行维权了，这与《欧盟商标条例》第9条的立法原意显然背道而驰。法院在此也提及了此前判例中对于类似情况的处理原则，即：如果被诉商标被认定在欧盟部分地区存在混淆可能性，那么侵权就有可能成立，欧盟商标法院应当在整个欧盟范围内禁止侵权商品的销售，不过这一禁令的例外地域是被认定不存在混淆可能性的那部分欧盟地区。
法院接下来回顾了判例法中业已确立的关于混淆可能性认定的全面审查（“global assessment”）要求，并强调商标标志的视觉、发音和观念比较。尤其是考虑到欧盟各成员国在语言上的差异，所以确实存在欧盟不同地区对于混淆可能性认定出现大相径庭的结果的可能性。
就本案而言，法院同意总法务官在其意见第39段提出的观点，即，对于本案（在西班牙进行的侵权诉讼程序）而言，判断在西班牙是否存在混淆可能性不能仅仅基于在先和在后商标于爱尔兰和英国无争议共存这一事实来认定，更不能由此就做出不存在混淆可能性的结论，而应当遵循前述全面审查原则的要求，将所有相关因素都纳入到混淆可能性认定审查的范围内。
综上所述，欧盟法院对于第一个问题的回答如下：
对于《欧盟商标条例》第9条第1款第（b）项应当解释为：一个欧盟商标和一个成员国商标在欧盟部分地区无争议共存的事实，并不能够据此推断在两者出现争议的其他欧盟地区就不存在混淆可能性。
问题二：
欧盟法院认为，第二个问题实质在于，欧盟商标法院（在本案中就是西班牙的法院）在审理侵权案件时，就欧盟商标权利人是否有权禁止他人使用该商标这一问题，是否应当考虑在该侵权之诉不涉及的欧盟其他地区（本案中为爱尔兰和英国）被纳入考虑的要素，并进而判断欧盟商标权利人是否有权禁止他人在该侵权之诉所在地（本案中为西班牙）使用该商标？
如在讨论第一个问题时所提到的，认定是否存在混淆可能性必须基于与案件相关的所有因素，所涉及商标的全面评估必须基于该成员国商标给相关公众造成的整体印象，包括商品或服务对充分知情和合理观察的谨慎的普通消费者的印象。
法院同意总法务官在其意见第41段和第42段中所提出的原则，即，如果那些影响欧盟商标和争议商标给一般消费者带来的总体印象的情况（诸如市场条件、社会文化以及其他情形等）没有显著差异，那么在判断欧盟商标权利人是否有权在部分欧盟地区禁止他人使用时，并不需要将与其他部分欧盟地区相关的要素排除在外。换言之，如果存在显著差异，那么另一欧盟地区的相关要素可能就会因此被排除在考虑范围之外。
就本案而言，如果二审的西班牙法院要将爱尔兰和英国的情形考虑在内，则其前提工作是对两地（西班牙和爱尔兰/英国）的市场条件、社会文化以及其他因素进行考察，只有在二者确实没有显著差异的情况下，爱尔兰和英国的具有关联性的因素才可被纳入到当前正在西班牙进行的侵权诉讼的考虑范围之内。这一点主要是针对T& S公司辩称“KERRY”一词指向的是一个地理来源标志的观点做出的，法院意见在此可以引申为：对于爱尔兰和英国的消费者而言，KERRY一词确实是明确指向一个爱尔兰的地名的，因此在这两个国家境内对于KERRYMAID商标的使用确实可能符合诚实信用原则；但对于母语不是英语的国家比如本案中的西班牙而言，消费者恐怕对于KERRY一词的地名含义就不是那么熟悉了，二审法院应该考虑到这一差异。
综上所述，欧盟法院对于第二个问题做出如下解释：
《欧盟商标条例》第9条第1款第（b）项应当解释为：欧盟商标法院审理侵权诉讼中，在认定商标权利人是否有权禁止他人在欧盟部分地区使用该商标时，对于在欧盟其他地区与该侵权行为具有关联性、却并没有被该侵权诉讼所包含的因素，如果两地的市场条件和社会文化环境等影响消费者认知的条件并未表现出显著差异，则可以被纳入考虑范围；否则，可能就不应予以考虑。
问题三：
第三个问题实质在于，对《欧盟商标条例》第9条第1款第（c）项的解读：有一定声誉的欧盟商标与成员国商标在欧盟的部分地区无争议共存，如果二者在欧盟其他地区出现了争议，该成员国商标的使用是否存在正当理由？
《欧盟商标条例》第9条第1款第（c）项赋予了具有一定声誉的欧盟商标的权利人在欧盟全境内的更高的保护，即，有一定声誉的欧盟商标的权利人可以禁止他人在未经其同意且不具备正当理由的情况下利用该欧盟商标的特征或声誉使用与其相同或近似的商标（无论是否使用在相同或近似的商品或服务上）牟取不正当利益的行为。
对于这一问题的回答，欧盟法院沿袭了其在第一个问题中的立场，即，基于统一性原则的要求和已确立的判例法，对于商标使用是否具有正当理由应当进行全面审查，而不能仅仅基于具有一定声誉的欧盟商标与成员国商标在欧盟某些地区的无争议共存这一在先事实就直接得出存在正当理由的结论。法院分析在此就不再赘述。
启示：
在实务工作中，经常有企业/同行表达这样的担心：欧盟商标的统一性原则或说整体保护原则，会不会意味着如果在欧盟部分地区未能及时维权或维权失败（比如，某一成员国法院认定不存在混淆可能性），造成在其他国家维权活动的困难？
本案欧盟法院的初步裁决结果可以说在一定程度上给有上述担心的企业或同行吃了一颗“定心丸”。初裁结果和总法务官意见坚持了欧盟法院一贯以来对于欧盟商标统一性原则的解释立场，即，基于《欧盟商标条例》的立法原意，对于欧盟商标的“统一性”应以对商标权的保护作为出发点进行解释，统一性原则并不能引申出侵权要件必须存在于整个欧盟境内全部地区这样极端的要求，恰恰相反，欧盟商标权利人能够针对在欧盟境内一部分地区存在的侵权行为进行有效维权，才是统一性原则的题中应有之义。由此更进一步，欧盟法院否定了一审法院的关于相对注册障碍排除事由在地域范围上的扩大适用的观点，明确指出不能基于欧盟商标与成员国商标在欧盟部分地区无争议共存的在先事实扩大认定二者在欧盟其他地区同样不存在混淆可能性；欧盟法院还确认，具有一定知名度的欧盟商标在欧盟部分地区与某标志无争议共存，绝不意味着在发生争议的另一部分地区就有正当的理由使用该标志。
阿利坎特省法院接下去会根据欧盟法院的前述初裁结果对案件进行审理，最终结果仍待关注。
欧盟法院第C-93/16号初步裁决原文详见：
