2016-03-23: 同一申请人相同主题的德国发明专利和在德国生效的欧洲发明专利，权利范围以哪个为准？在其它欧洲国家的情形呢？

德国华孙专利律师和律师事务所，2016年3月23日，德国慕尼黑

问：同一申请人申请的德国发明专利和在德国生效的欧洲发明专利，权利范围以哪个为准？在其它欧洲国家的情形呢？

答：这一问题在欧洲被称为“double patenting”，即在某一成员国国内的发明专利申请/发明专利与欧洲发明专利申请/欧洲发明专利具有相同的申请人/权利人、相同的发明主题、相同的申请日/优先权日的情况下，所涉专利申请/专利的效力问题。

欧洲专利公约的规定：

根据欧洲专利公约（Art. 2(2) EPC），

“The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless this Convention provides otherwise.”

也就是说，在某一成员国国内生效的欧洲发明专利在该成员国的效力等同于一件授权的该国国内发明专利。

根据欧洲专利公约（Art. 139(3) EPC），

“Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.”

因此，同一申请人／权利人在欧洲专利公约组织某成员国的国内发明专利申请／发明专利，是否可以与相同主题、拥有相同优先权的欧洲发明专利申请／发明专利同时并存，取决于该成员国国内法的规定。

德国法的规定：

在此，先以德国为例进行介绍。根据德国的国际专利协议法（Art. II, § 8, IntPatÜG），

“(1) Soweit der Gegenstand eines im Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents eine Erfindung ist, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent mit derselben Priorität erteilt worden ist, hat das Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem

1. die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist,

2. das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder

3. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt.

(2) Das Erlöschen, die Erklärung der Nichtigkeit, der Widerruf und die Beschränkung des europäischen Patents lassen die nach Absatz 1 eingetretene Rechtsfolge unberührt.”

其中文翻译如下：

“（1）只要依《（德国）发明专利法》规定之程序获得（德国）发明专利权的主题是一项这样的发明，即其发明人或发明人的权利继承人被授予了在联邦德国范围内有效的、拥有相同优先权的欧洲发明专利，则该（德国）发明专利在与欧洲发明专利保护同样发明的范围内、从以下时间点起不再有效力：

1. 就该欧洲发明专利提起异议的期限已届满、而期间没有异议被提起，

2. 维持该欧洲发明专利有效的异议程序的结束已经获得法律效力，或者

3. （德国）发明专利在第1项和第2项所述时间点之后获得授权。

（2）该欧洲发明专利的失效、被宣布无效、被撤销以及被限制并不影响第一款规定的法律后果。”

由上可见，德国并不禁止双重申请或双重授权（Doppelpatentierung），而是禁止双重保护（Doppelschutz）。当同一申请人的德国发明专利的保护范围与对应欧洲发明专利（在德国有效且拥有相同优先权）的保护范围重叠的话，德国发明专利保护范围重叠的部分自动失效（司法解释出处：BGH GRUR 94, 439 = BlPMZ 94, 284 Sulfonsäurechlorid）。

欧洲专利组织其他成员国国内法的规定

欧洲专利组织各成员国就此问题的相关规定和做法可以在欧专局出版的“National law relating to EPC”的“X. Miscellaneous”部分查到：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/x/index.htm

截至目前，根据各成员国最新的相关法规，欧洲专利组织各成员国对“Double patenting”的处理方式主要分为以下三种：

第一种，也是目前最为普遍的做法是：当同一申请人的该国国内发明专利/实用新型与在该成员国国内有效且具有相同的优先权日/申请日的欧洲发明专利保护范围重叠的情况下，该国内发明专利/实用新型保护范围重叠的部分自动失效。目前采取这一做法的包括以下国家：阿尔巴尼亚（AL）、比利时（BE）、 保加利亚（BG）、瑞士（CH）、塞浦路斯（CY）、捷克（CZ）、德国（DE）、爱沙尼亚（EE）、西班牙（ES）、法国（FR）、希腊（GR）、克罗地亚（HR）、意大利（IT）、列支敦士登（LI）、卢森堡（LU）、拉脱维亚（LV）、摩纳哥（MC）、马耳他（MT）、荷兰（NL）、葡萄牙（PT）、罗马尼亚（RO）、塞尔维亚（RS）、斯洛文尼亚（SI）、斯洛伐克（SK）、圣马力诺（SM）和土耳其（TR）。

第二种做法是：当同一申请人的该国国内发明专利与在该成员国国内有效且具有相同的优先权日/申请日的欧洲发明专利保护范围相同时，则专利主管机构会对该国内发明专利予以撤销（自始无效）。目前采取这一做法的包括以下国家：爱尔兰（IE）、英国（GB）。

第三种做法，也是对double patenting态度最为宽容的做法是：当同一申请人的该国国内发明专利/实用新型与在该成员国国内有效且具有相同的优先权日/申请日的欧洲发明专利保护范围相同时，不排除予以双重保护（即同时承认欧洲发明专利在该国国内部分的效力以及对应的该国国内发明专利/实用新型的效力）。目前采取这一做法的包括以下国家：奥地利（AT）、丹麦（DK）、芬兰（FI）、匈牙利（HU）、冰岛（IS）、挪威（NO）、波兰（PL）和瑞典（SE）。